Лицензионный договор на товарный знак

Что нужно для регистрации лицензионного договора на товарный знак?

Товарный знак как объект интеллектуальной собственности подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому договор использования товарного знака также необходимо регистрировать (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Для этого важно собрать следующие документы:

• заявление – составляют на русском языке по установленному образцу;
• лицензионный договор на использование товарного знака, который подписан сторонами;
• доверенность – если ваши интересы представляет другое лицо;
• согласие на обработку персональных данных.

Если какие-то из документов составлены на иностранном языке, то обязательно необходимо приложить их заверенный перевод на русский язык.

Указанный пакет документов направляется в Роспатент:

• в офис ведомства, который находится в Москве;
• почтовым отправлением;
• факсом;
• через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) при наличии электронной подписи.

Далее вам необходимо уплатить государственную пошлину, чтобы Роспатент рассмотрел ваше заявление и принял по нему решение. Ее сумма установлена самим патентным ведомством и составляет 15 000 руб. Если по соглашению вы передаете право на использование нескольких товарных знаков, то дополнительно за каждый надо будет доплатить 13 000 рублей.

ФИПС регистрирует документы и проверяет, уплатили ли вы пошлину в необходимом размере. Далее изучает полученные материалы и, если они соответствуют всем требованиям законодательства, вносит сведения о лицензионном соглашении в Реестр и публикует их.

Условия для заключения лицензионного соглашения на товарный знак

Договор на предоставление товарного знака в пользование должен содержать обязательные условия, которые перечислены в ст. 1235 Гражданского кодекса России:

• предмет соглашения – иными словами сведения об объекте договора, то есть номер свидетельства на товарный знак;
• способ использования обозначения – размещение на товарах, в сети Интернет, в рекламе, на вывесках, указание в документации, для предоставления услуг или осуществления работ и т.д.;
• размер вознаграждения – сумма и форма платежей устанавливаются сторонами самостоятельно. Это могут быть фиксированные, разовые платежи или процент от полученного дохода. При этом важно помнить, что договор о предоставлении товарного знака не может быть безвозмездным. Это запрещено законодательством и если вы не указали стоимость договора, то он будет считаться незаключенным.

Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия правовой охраны на товарный знак. Например, обозначение «Счастливое лето» перестанет действовать через 6 лет. Поэтому вы не сможете заключить договор на его использование на 8 лет. Однако, в случае указания в договоре срока «на весь период действия товарного знака», даже в случае продления в дальнейшем его срока действия, перезаключать договор не требуется.

Срок действия соглашения рекомендуется указывать в договоре, так как если этого не сделать, то такое соглашение считается заключенным на 5 лет.

Виды лицензионных договоров и права сторон

В некотором смысле от вида соглашения зависит объем прав сторон договора, а именно сможет ли еще правообладатель (лицензиар) выдавать лицензии.

Согласно ст. 1236 Гражданского кодекса РФ выделяют:

• простую (неисключительную) лицензию – лицензиар может заключать лицензионные договора с другими лицами;
• исключительную лицензию – владелец исключительного права не выдает лицензии, то есть, использовать товарный знак может только один лицензиат.

В большинстве случаев пользователь обозначения желает заключить именно исключительный лицензионный договор, но этого не всегда хочет лицензиар. Положение об исключительной лицензии важно указывать в соглашении, иначе будет считаться, что лицензия является простой, то есть, неисключительной.

В свою очередь лицензиат также может передать право использования обозначения другому лицу, но только с письменного разрешения правообладателя. Такой договор называется сублицензионным (ст. 1238 ГК РФ). Его срок действия не может превышать действие лицензионного договора.Возможность заключения сублицензионного договора или отсутствие такой возможности рекомендуется прописывать в лицензионном договоре.

Лицензиат может передать только те права, которые принадлежат ему на основе лицензионного договора. Он также несет ответственность за все действия сублицензиата.

Например, вы по лицензионному соглашению имеете право маркировать шоколад товарным знаком «Волшебная сладость». Это условие было указано в договоре. Значит, по сублицензионному соглашению контрагент также имеет право маркировать свой шоколад таким знаком, но указывать его в доменном имени не может.

Лицензионный договор возможно заключить даже без согласия владельца товарного знака. Принудительная лицензия применяется по решению суда, если правообладатель не использует свое обозначение в течение трех лет. Соглашение подписывается с заинтересованным лицом, которое желает и может использовать ваш товарный знак. На него распространяются условия простой лицензии.

Особенности использования лицензионного соглашения на товарный знак

По требованию лицензиара лицо, которое использует товарный знак, обязано предоставлять ему отчеты об использовании этого обозначения (п. 1 ст. 1237 ГК РФ). В соглашении также можно указать сроки и порядок передачи таких отчетов.

Лицензиат может использовать товарный знак только в том объеме, который указан в договоре. Если он превысит его, то будет нести ответственность, которая определена договором или законом.

Например, у вас есть только право указывать обозначение на этикетках и упаковках товаров. Вам нельзя размещать его на вывесках или использовать в рекламе. Это будет являться нарушением условий договора.

Также нарушением считается невыплата денежного вознаграждения правообладателю. У него есть право одностороннего отказа от лицензионного соглашения и требовать с нарушителя выплаты компенсации.

Если вы не желаете пользоваться своим товарным знаком, то мы рекомендуем заключить лицензионный договор. Таким образом, исключительное право на него сохранится за вами, но от его использования вы получите существенную прибыль.

Для этого необходимо подготовить соответствующий перечень документов и направить их в Роспатент. Патентные поверенные бюро «Первоисток» помогут составить лицензионное соглашение и всю остальную сопроводительную документацию. В договоре отразим обязательные положения, которые необходимы для его регистрации, а также укажем выгодные для вас условия. Достаточный опыт наших специалистов позволяет успешно регистрировать соглашение на использование товарного знака.